Guía de Propiedad Intelectual
Guía de Propiedad Intelectual

En esta última publicación abordaré temas referentes a los tipos de marcas, el uso de las mismas, los nombres de dominio y cómo hacer valer los derechos adquiridos sobre una marca y si deseas leer la primera y segunda parte de este artículo sigue estos enlaces:

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En relación al tipo de marcas, podemos identificarlas de la siguiente manera:

  • Marca de Fábrica o de Comercio: Marcas que indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.
  • Marca de Servicio: Marcas que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.

La Marca de Servicio es de naturaleza similar a la marca de fábrica o de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los de las demás y las marcas de servicios cumplen la misma función en relación con los servicios brindados. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, veterinario, médico, etc. Este tipo de marcas pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, de igual forma pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones de las marcas de fábrica o comercio.

  • Marcas Colectivas: Marca que indican que el producto o servicio ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociación.

Los titulares de las marcas colectivas generalmente son asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas.

Las Marcas Colectivas pueden ser eficaces al momento de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.

  • Marcas de Certificación: Marcas que indican que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación.

Este tipo de marcas se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas.

En la mayoría de países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación pude usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Uno de los requisitos importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas.

Ahora bien, en relación al uso de una marca, la pregunta más común consiste en ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado? Es perfectamente factible solicitar el registro antes de usar la marca, pero algunos países no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso, como es el caso de Estados Unidos.

Además, en la mayoría de casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo, que suele oscilar entre tres y cinco años (5 años según la normativa salvadoreña) podrá solicitarse su cancelación por falta de uso, lo que significa que se pierden los derechos sobre la marca.

El uso de ®, MR, TM, SM, o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y generalmente no aporta mayor protección jurídica. Sin embargo puede servir para informar de que un determinado signo es una marca y prevenir así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos ®, MR, se usan una vez que las marcas han sido registradas, mientras que TM denota que determinado signo es una marca y SM se usa en algunos países para las marcas de servicio.

Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada conforme a como fue registrada. Es importante mantener una vigilancia constante sobre su utilización, ya que es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa.

Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance una nueva, o si usa una marca diferente para cada línea de productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con el nuevo producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores, o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.

Muchas empresas optan por usar una marca nueva, conjuntamente con una marca existente, como su “Housemark”.

Las estrategias de empresa, varían de un caso a otro, sea cual sea la opción elegida, hay que asegurarse de que la marca está registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que aplique.

El uso de las marcas en internet ha generado una gran polémica jurídica, cuya solución no ha sido fácil de encontrar ni adaptar a todos los casos. Uno de los problemas más importantes, reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial, lo que significa que sólo se encuentran protegidas en el país o región donde se registre, mientras que el alcance del internet es mundial.

Lo anterior plantea problemas al momento de dirimir conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación en este campo aún está en fase de elaboración y cabe la posibilidad de que este asunto no se trate de la misma manera en todos los países.

También tenemos el conflicto de marcas y los nombres de dominio. Estos últimos son direcciones de Internet que habitualmente se utilizan para hallar sitios web. Con el paso del tiempo han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a menudo entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente es fundamental que se elija un nombre de dominio que no sea una marca de otra empresa y menos aún si la marca es notoria, ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales consideran como infracción el registro de la marca de otra empresa o persona como nombre de dominio, pues es una actividad a la que popularmente se le conoce por ocupación ilegal del ciberespacio o “ciberocupación”.

 Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de “ciberocupación” por otro individuo o empresa, podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que vulneren los derechos de su empresa.

Otro tema importante es el de las Licencias sobre la marca de otras empresas. En estos casos el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia.

Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio.

En la práctica, las licencias de marca se conceden en el marco de acuerdos más amplios, como los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen  la concesión de una licencia sobre otras derechos de propiedad intelectual, como las patentes, conocimientos especializados y la asistencia técnica  con miras a producir un determinado producto.

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la concesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario de la franquicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia sobre una marca.

En el caso de la franquicia la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios de que dispone su empresa, con arreglo a una serie de normas y a cambio de una compensación o regalías.

Debemos tener presente que una marca puede también venderse o cederse a un tercero interesado, y en caso de llevarse a cabo una compraventa o cesión, esta actividad debe ser registrada ante la oficina de marcas respectiva, y se exigirá el depósito de una copia del acuerdo.

Muchas marcas, incluidas algunas de las más famosas, con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad, han cambiado ligeramente a lo largo de los años, y aunque está permitido hacerlo, esto debe hacerse con cautela, pues es necesario evaluar si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y el pago de las tasas correspondientes.

En este sentido, incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar por que se respeten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.

Sin considera que se han infringido los derechos que dimanan de su marca conviene solicitar la ayuda de un experto, un abogado o abogada con especialidad en cuestiones de marcas, pues él o ella puede informarle de las opciones con las que cuenta en su país y en los países vecinos.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

QUEZADA, SOFÍA. “GUÍA PRÁCTICA PARA PROTEGER SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL –  MARCAS. FINAL”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de julio de 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/3479