En la entrega anterior, discutimos sobre lo que es una marca, su función, el derecho de exclusión frente a terceros, la diferencia entre un nombre comercial y una marca y sobre las razones absolutas y relativas, establecidas por Ley para denegar el registro de una marca.

Ahora bien ¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca? La elección o creación de una marca adecuada es un elemento importante de la estrategia de comercialización de las empresas. Por lo tanto ¿Cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados?

Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad:

  • Compruebe que la marca elegida cumple con todos los requisitos legales de registro (es decir que no consistan en términos genéricos, descriptivos, marcas que puedan inducir a error, contrarias al orden público o la moral, banderas, escudos de armas, sellos oficiales, emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales.)
  • Realizar una búsqueda de marcas registradas, con el objeto de asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que puede inducir a confusión.
  • Asegúrese que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
  • Asegúrese que la marca no tiene connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
  • Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir la dirección de internet.

Al momento de seleccionar las palabras de su marca, debe tomar también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

  • Palabras de Fantasía: Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.
  • Marcas Arbitrarias: Son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque este tipo de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.
  • Marcas Sugerentes: Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de este tipo de marcas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro.

Independientemente del tipo de marca que se elija, es importante que se evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

proceso de registro de una marca.

De parte del Solicitante, lo primero que hay que hacer es entregar un formulario o solicitud de marca que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley, en la que deben figurar, los datos de su empresa o si es persona natural debe ir debidamente identificada, ilustración gráfica de la marca (si se trata de un diseño) y una descripción de los productos y/o servicios y de la o las clases a la que pertenecen.

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro pero en términos generales comprende las siguientes etapas:

  • Examen de Forma: La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse que cumple con los requisitos o formalidades de carácter administrativo.
  • Examen de Fondo: Luego de haber realizado el examen de forma, la oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple con todos los requisitos sustantivos, por ejemplo que la marca solicitada no pertenece a una categoría que conforme a la legislación de dicho país la marca no pueda registrarse o que esté en conflicto con una marca ya existente.
  • Publicación e Impugnación: En muchos países la marca se publica en un boletín con objeto de conceder un plazo a terceros de impugnar el registro. En otros países, la marca se publica sólo hasta cuando ha sido registrada, existiendo posteriormente la posibilidad de solicitar la invalidación del registro. En nuestro país, la fase de publicación e impugnación se da antes del registro.
  • Registro: Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo periodo dura 10 años.
  • Renovación: La marca puede ser renovada cada diez años, de forma continua siempre y cuando se paguen las tasas de renovación

El tiempo requerido para registrar una marca varía considerablemente de un país a otro, en nuestro país, si hablamos de un trámite sin incidentes, el período de registro de una marca dura entre 6 y 8 meses.

Es importante además, tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos asociados a la creación y el registro de una marca.

  • La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
  • Realizar búsquedas, también conlleva costos; en nuestro país la tasa establecida es de $20.00 dólares.
  • El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de clases que desean protegerse con una marca. En nuestro país los derechos de registro son de $100.00 dólares por clase.
  • Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro, incurrirán en gastos adicionales, en razón de sus honorarios, sin embargo probablemente ahorrarán tiempo y esfuerzo.

En párrafos anteriores mencioné la necesidad de realizar una búsqueda de marca. Antes de presentar una solicitud de registro de marca, el solicitante debe cerciorarse de que se ha realizado una búsqueda de marca para estar completamente seguro de que la marca que desea registrar, o una similar, no haya sido registrada por otra empresa para productos similares a los suyos.

La búsqueda de marca puede ser realizada por el interesado o por medio de algún abogado especializado en propiedad intelectual. En ambos casos, en nuestro país, la búsqueda se debe efectuar a través de la oficina nacional de marcas. Debemos recordar que estos resultados son sólo preliminares y en algunas ocasiones quizás sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es similar hasta el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que se encuentre familiarizado con las exigencias de la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Como he mencionado, las marcas deben estar relacionadas a un listado de productos o servicios, que también se encuentran agrupados por “clases” con arreglo a los productos o servicios que identifican. Por consiguiente es importante comenzar e identificar las 45 clases diferentes de productos y servicios.

En la mayoría de países, se exige, que las solicitudes de registro indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que se desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a “clases”.

Por clase debemos entender la que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permita almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en la que se piense usarlas.

El sistema más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas, el Sistema de Niza, que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios, es decir que de la clase 1 a la 34 se identifican toda clase de productos y de la 35 a la 45 se identifican toda clase de servicios.

Otras dudas respecto al registro de marcas son las siguientes:

¿Es necesario contratar un agente de marcas para presentar la solicitud de marca? Por lo general, la mayoría de los países no exigen la contratación de un agente de marcas para presentar la solicitud. Sin embargo para ahorrar tiempo, puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los detalles del trámite  de registro, asegurándose así de solicitar protección en la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que la solicitud sea denegada sobre la base de motivos absolutos o relativos.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca? Si bien la duración de la protección puede variar, en la mayoría de países las marcas están protegidas durante diez años y puede renovarse indefinidamente, cada diez años. Debe asegurarse de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga teniendo intereses.

¿Tiene validez internacional la marca registrada en su país? Los derechos que confiere una marca suelen limitarse al territorio en la que fue registrada, por lo que generalmente, el registro de una marca con validez en un país solo conferirá derechos en dicho país.

¿Debería considerar la posibilidad de registrar su marca en el extranjero? Las principales razones por las que debe registrar la marca en su país son aplicables a la comercialización de sus productos en el mercado. Por consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacerlo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca en el extranjero.

Los productos exportados que llevan una marca registrada distintiva se reconocen en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten a la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero? Si ya ha registrado la marca de su empresa en su propio país, existen tres maneras principales de registrar la marca en otros países:

  • La Vía Nacional: La empresa puede solicitar el registro de la oficina de marcas de los países donde desee obtener protección, presentando la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas estipuladas. En estos casos, la mayoría de países exigirá la utilización de un agente local de marcas.
  • La Vía Regional: Si desea solicitar protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto en los territorios de todos los Estados miembros, presentando con ese fin una solicitud en la oficina regional competente.

Las Oficinas Regionales de Marcas son:

  1. Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea.
  2. Oficina de Marcas de Benelux.
  3. Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial.
  4. Oficina Africana de la Propiedad Intelectual.
  • La Vía Internacional: Si el país de origen de su empresa es miembro del Sistema de Madrid y su marca ha sido registrada o solicitada con efecto en ese país, puede acogerse al Sistema de Madrid (administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual) para registrar su marca en más de 95 países que son miembros del Sistema de Madrid.

En mi próxima y última entrega, relativa a la guía práctica para proteger sus derechos de propiedad intelectual, profundizaré en la identificación de los tipos de marcas, el uso de la marca, nombres de dominio, licencias de uso y como hacer valer los derechos adquiridos sobre una marca.